Juhyun Ahn, Patent attorney (LEE & MOCK IP)

FTO（Freedom to Operate）分析とは、特定の製品またはサービス（以下、総称して「製品」という）を事業化するにあたり、第三者の特許権を侵害するリスクがないかを事前に検討する作業である。多くの場合、FTO分析の難しさは、検索によって抽出された膨大な数の特許の中から、問題となり得る重要な特許を見つけ出すことにあると単純に理解されている。しかし、より根本的な難しさは別のところにある。

FTO分析において私たちが比較するのは、製品と第三者の特許である。一見すると、単純に二つの対象を比較する作業のように見える。しかし、実際の分析過程はそれほど単純ではない。製品が実体として存在する一方、特許は「請求項」という限定された言語的表現を通じて技術を記述する。もちろん、私たちは言語によって思考する以上、実体もまた言語を通じて理解される。しかし、特許が捉えるのは実体全体ではなく、その一部を特定の技術概念として把握したものにすぎない。したがって、FTO分析とは、実体として存在する製品と、言語によって表現された特許との間に対応関係を見いだす過程であるといえる。

開発された製品は一つの実体として存在するが、開発の過程においても、私たちは実体をそのまま扱っているわけではない。開発者は、製品を機能、構造、部品、制御方式などに分けて理解し、設計する。製品仕様書や設計文書もまた、実体そのものではなく、開発者が特定の観点から実体を言語によって再構成した技術的な表現体系に近い。

特許もまた、製品そのものを直接扱うものではない。特許は、技術を説明するために用いられた言語的表現を基準として、その権利範囲を形成する。権利範囲は製品全体に対して設定されるのではなく、言語によって捉えられた一部の技術概念についてのみ設定される。

侵害の判断は、製品と特許を単純に比較する作業ではない。それは、「請求項によって特定された発明」と「製品に実施された対応技術」とを比較する作業である。しかし、分析対象となる製品は、最初からそのような発明単位で与えられているわけではない。したがって、FTO分析の核心は、請求項によって特定された発明に対応する技術的内容を、製品の中からどのように特定するかにある。

もちろん、この問題はFTO分析にのみ存在するものではない。特許侵害訴訟においても、裁判所は、特許という言語と製品という実体との関係を判断することになる。特許の言語と実体との間に存在する隔たりは、特許侵害の判断一般に内在する問題であるといえる。

ただし、FTO分析は、どの特許が実際のリスクにつながるのかがまだ明確ではない段階で行われるという点で、この隔たりにより直接的に直面することになる。特許侵害訴訟では、すでに特定された特許が示す発明単位に基づいて製品を解釈すればよい。これに対してFTO分析では、どの特許が問題となり得るのかを探索しながら、製品をさまざまな技術的観点から再構成しなければならない場合が多い。同じ製品であっても、どの特許を基準として見るかによって、まったく異なる技術的対象として捉えられる可能性があるからである。

しかし、FTO分析の難しさは、単に製品をさまざまな観点から再構成しなければならないという点にとどまらない。技術を理解し、説明するための概念体系そのものが、時間の経過とともに変化するからである。

新たな技術分野においては、関連する研究が十分に蓄積されていないだけでなく、技術を説明するための概念体系や用語も、まだ確立されていない場合が多い。その結果、初期の特許は、今日の視点から見ると、比較的広範かつ抽象的な技術概念を前提として作成されたものと見受けられる場合が多い。したがって、FTO分析においては、開発者がまったく認識していなかった技術的観点から製品が解釈され、その結果、製品に含まれる特定の技術的内容が初期の特許の請求項によって包含される可能性もある。

技術が成熟すると、それを説明するための概念や用語も同時に精緻化・細分化され、特許もまた、より具体的かつ細分化された形で出願されるようになる。この意味で、技術の発展は、単に実体としての技術や製品が発展することだけを意味するものではない。それは、技術概念や言語体系がより精緻化されていく過程でもある。そして、このような変化は、分析者が製品を理解する方法にも影響を及ぼす。

分析者が直面するのは、現在の概念体系だけではない。特許が作成された当時の技術的背景や概念体系を理解しなければ、その特許が実際に何を捉えようとしていたのかを正確に把握することは難しい。したがって、分析者は現在の製品を今日の概念体系だけで理解するのではなく、必要に応じて、その特許が作成された時代の概念体系の中でも解釈できなければならない。

結局のところ、FTO分析者は、発見された各特許の技術的背景や概念体系に応じて、同じ製品を新たに解釈しなければならない。このとき、特許と比較する対象は、あらかじめ選別された「製品の一部の技術的属性」に限定されるものではない。むしろ、言語によって捉えることが可能な「製品のすべての技術的属性」がその対象となる。

製品を、開発者の言語ではなく特許の言語によって、さらには、その特許が作成された時代の概念体系の中で改めて読み解くこと。それこそが、FTO分析を難しくするのである。

FTO分析とは、製品と特許との間に存在する隔たりの上で、そして現在と過去の概念体系との間に存在する隔たりの上で行われる、一つの解釈のプロセスなのである。

出典：法律新聞（https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=222331）